Эстоппель и право патентообладателя уточнить формулу изобретения
В.Ю.ДЖЕРМАКЯН – канд. техн. наук (Москва, vjermakyan@gmail.com)
Почему у автора появились новые причины обратиться к принципу эстоппель, вы узнаете, прочитав статью.
Не успела выйти статья «Лаваш и эстоппель»1, в которой рассказано, как принцип эстоппель начал завоевывать российское патентное пространство, как президиум Суда по интеллектуальным правам (постановление от 11 февраля 2019 г. по делу № СИП-685/2017) вновь рассмотрел принцип эстоппель, выдвинутый одним из участников спора. При этом суд обосновал несостоятельность распространения принципа эстоппель на предложенный подход, заключающийся в том, что предложение патентообладателем уточненной формулы при рассмотрении возражения против выдачи патента якобы лишает патентообладателя права утверждать, что первоначальная формула его изобретения соответствовала условиям патентоспособности.
1 Джермакян В.Ю. Лаваш и эстоппель//Патентный поверенный. 2019. № 1. С. 44.
С таким иезуитским пониманием принципа эстоппель применительно к патентному праву не приходилось ранее встречаться, а потому, полагаем, читателям будет интересно ознакомиться с фабулой этого дела.
При рассмотрении Роспатентом (Палатой по патентным спорам) возражения против выдачи патента РФ № 2488999 патентообладатель, стремясь сохранить патент хотя бы в части, представил на заседании коллегии 27 апреля 2016 г. скорректированную формулу изобретения (первое уточнение). Далее Палатой по патентным спорам было установлено, что внесенные заявителем изменения в формулу изобретения по патенту РФ № 2488999 устранили причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии группы изобретений условию патентоспособности «изобретательский уровень».
По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатент принял решение, которым патент РФ № 2488999 на группу изобретений был признан недействительным частично, а также принял решение о выдаче нового патента на группу изобретений с уточненной патентообладателем формулой изобретения. При этом необходимо отметить, что, как следует из решения от 13 октября 2017 г. по заявке № 20111461032, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента, патентообладателем были представлены второй (от 20 июня 2016 г.) и третий (от 27 апреля 2017 г.) варианты уточненной формулы изобретения. Однако данные варианты уточненных формул не были приняты к рассмотрению по существу, так как коллегия Палаты по патентным спорам указала, что патентообладатель исчерпал свое процессуальное право по корректировке формулы изобретения.
2 http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2015/2015%D0%9200643/2015%D0%9200643-2017.10.13.pdf
После этого АО «Фирма «Август» оспорило данное решение от 13 октября 2017 г. в суде, но Суд по интеллектуальным правам (решение от 22 октября 2018 г.) оставил требования без удовлетворения, что послужило основанием для подачи кассационной жалобы, в которой АО «Фирма «Август» заявило:
о признании недействительным частично решения Роспатента от 13 октября 2017 г., принятого по результатам рассмотрения возражения от 27 апреля 2015 г. против выдачи патента РФ № 2488999;
о восстановлении правовой охраны патента РФ № 2488999 в первоначальной формуле и об обязании Роспатента внести соответствующую запись в Государственный реестр изобретений Российской Федерации.
Президиум Суда по интеллектуальным правам рассмотрел кассационную жалобу на решение Суда по интеллектуальным правам от 22 октября 2018 г. по делу № СИП-685/2017 по заявлению АО «Фирма «Август» о признании недействительным частично решения Роспатента от 13 октября 2017 г., принятого по результатам рассмотрения возражения от 27 апреля 2015 г. против выдачи патента РФ на изобретение № 2488999, о восстановлении правовой охраны этого патента в первоначальной формуле и об обязании Роспатента внести соответствующую запись в Государственный реестр изобретений Российской Федерации.
К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, было привлечено ООО «Группа компаний «ЗемлякоФФ». В результате рассмотрения кассационной жалобы президиум Суда по интеллектуальным правам постановил решение Суда по интеллектуальным правам от 22 октября 2018 г. по делу № СИП-685/ 2017 отменить и направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.
Такова краткая предыстория дела, но далее мы не будем обсуждать все особенности возникших в суде вопросов, повлиявших на отмену решения суда кассационной инстанцией, в том числе связанных с представлением переводов патентных ссылок с китайского языка и различных толкований иероглифов, которые рассматривала кассационная инстанция, хотя и эти вопросы сами по себе интересны. Проанализируем только довод о применимости при рассмотрении измененной формулы изобретения принципа эстоппель, выдвинутого третьей стороной по ходу рассмотрения дела, и позицию по данному вопросу президиума Суда по интеллектуальным правам.
Третье лицо – ООО «Группа компаний «ЗемлякоФФ», опираясь на принцип эстоппель, выдвинула по ходу рассмотрения дела довод о том, что само по себе предложение патентообладателем уточненной формулы лишает его права утверждать, что первоначальная формула соответствовала условиям патентоспособности.
По данному поводу кассационная инстанция дала следующие разъяснения:
«Президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым проверить по существу изложенный в отзыве на кассационную жалобу группы компаний «ЗемлякоФФ» довод о том, что требования фирмы «Август» не подлежат удовлетворению в силу принципа эстоппель.
Исходя из принципа эстоппель, сторона лишается права ссылаться на возражения в отношении ранее совершенных действий и сделок, а также принятых решений, если поведение свидетельствовало об их действительности.
Данное правило вытекает из общих начал гражданского законодательства и является частным случаем проявления принципа добросовестности, согласно которому при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно; никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (п. 3 и 4 ст. 1 ГК РФ) п. 3 Обзора судебной практики Верховного суда Российской Федерации № 4 (2017), утвержденного президиумом Верховного суда Российской Федерации 15 ноября 2017 г.).
Главная задача принципа эстоппель – не допустить, чтобы вследствие непоследовательности в своем поведении сторона получила выгоду в ущерб другой стороне, которая добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной. Принцип эстоппель можно определить как запрет ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались стороной бесспорными исходя из ее действий или заверений.
В данном случае группа компаний «ЗемлякоФФ» полагает, что фирма «Август» утратила право ссылаться на соответствие условиям патентоспособности группы изобретений в объеме формулы первоначально выданного патента, поскольку сама в ходе рассмотрения возражения представила измененную формулу, с учетом которой патент был признан недействительным лишь частично.
Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.
Исходя из пункта 4.9 Правил при рассмотрении возражения патентообладатель вправе внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений спорный патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении может быть признан недействительным частично. В данном случае фирма «Август» этой возможностью воспользовалась, в результате чего патент был признан недействительным лишь частично.
В случае внесения изменений в формулу патента суд, как и иные лица (включая самого патентообладателя), по общему правилу должны исходить из измененной формулы. Вместе с тем это правило не может рассматриваться как лишающее патентообладателя возможности оспаривать решение Роспатента о признании патента недействительным частично.
Во-первых, сама возможность оспаривать решение Роспатента, в том числе о признании патента недействительным лишь частично, прямо следует из пункта 3 статьи 1248 ГК РФ. Во-вторых, необходимо обратить внимание на то, что возможность внесения изменений в формулу патента существует только на стадии рассмотрения возражения административным органом и отсутствует на стадии рассмотрения спора судом.
Если патентообладатель считает, что патент в редакции первоначальной формулы выдан правомерно, он вправе не предлагать уточненную формулу. Но если при этом его мнение не будет поддержано, патент будет признан недействительным полностью. После этого, в том числе на стадии судебного рассмотрения спора, если патент в первоначальной редакции действительно не соответствует условиям патентоспособности, изменить формулу нельзя.
Цель рассмотрения возражений против выдачи патента – определить, может ли быть сохранено действие патента хотя бы в каком-то объеме. Именно в этом и состоит смысл пункта 4.9 Правил. Из этого же исходит и Верховный суд Российской Федерации в решении от 22 ноября 2010 г. № ГКПИ10-1228.
Подход же, предложенный группой компаний «ЗемлякоФФ», заключающийся в том, что само по себе предложение патентообладателем уточненной формулы лишает патентообладателя права утверждать, что первоначальная формула соответствовала условиям патентоспособности, реализацию этой цели не обеспечивает.
Само по себе предложение уточненной формулы представляет собой разумное и добросовестное действие патентообладателя, направленное на сохранение действия патента хоть в каком-то объеме, если возражение действительно подлежит удовлетворению. Вместе с тем совершение такого действия не может рассматриваться как отказ от права оспаривать выводы Роспатента, касающиеся несоответствия условиям охраноспособности патента в первоначальной редакции, поскольку при неверности этих выводов должна быть восстановлена правовая охрана в первоначальном объеме (часть 3 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции по настоящему делу подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции» .
Как дело завершится в суде первой инстанции, для рассмотренной нами ситуации в части применимости принципа эстоппель не имеет значения. Важно только понимание того, что принцип эстоппель не может толковаться как ущемляющий право патентообладателя уточнить формулу изобретения при рассмотрении возражения против выдачи его патента и не может способствовать отказу в праве оспаривать выводы Роспатента, касающиеся несоответствия условиям охраноспособности изобретения в первоначальной редакции
патента.
Список литературы
1. Джермакян В.Ю. Лаваш и эстоппель//Патентный поверенный. 2019. № 1.
2. Джермакян В.Ю. Доктрина эстоппель в спорах о нарушении патентов//Патенты и лицензии. 2011. № 6.
3. Джермакян В.Ю. Президиум ВАС РФ и доктрина эстоппель//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2012. № 6.
